近日，備受關注的澳大利亞技術公司Rokt Pte Ltd（以下簡稱Rokt）訴專利專員一案（[2018] FCA 1988）終于迎來了法院的宣判。澳大利亞聯邦法院合議庭最終裁定Rokt的申請為“一項營銷方案”，并確定其主張的發明不是具備可專利性的客體。

聯邦法院合議庭在專利專員對Rokt的反訴（[2020] FCAFC 86）中推翻了初審法官的裁決，并確定Rokt的主張不是“制造方法”，因此不是可獲得專利的客體。

該案涉及Rokt的一項專利申請，是名為“數字廣告系統和方法”的應用程序，與計算機實施系統和方法有關。當用戶訪問網站時，該系統和方法通過提供“參與要約”將用戶鏈接到在線廣告。參與要約基于用戶先前的互動情況提供了一個有情境的廣告系統，該系統向更有可能與廣告互動的用戶顯示特定的要約，相比傳統數字廣告方法，新系統提高了用戶的參與度。

2017年，專利專員代表在聽證會上基于該申請不是“制造方法”的理由認定其不具備可專利性，駁回了Rokt的申請。2018年，Rokt成功地將聽證決定的結果上訴至聯邦法院，該法院裁定該申請的發明指向可專利的客體。此后，專利專員對該裁決提出異議，并向聯邦法院合議庭提出上訴。

本次裁決完全遵循了聯邦法院合議庭2019年底發布的關于Encompass Corporation Pty Ltd訴Info Track Pty Ltd（[2019] FCAFC 161）案的裁決中評估可專利客體的指導原則，重點關注專利申請說明書中披露的內容和細節以評估該發明是否為一個方案，并且考慮該方案在計算機中的實施情況。

推翻初審法官的裁決

最終，法官雷雷斯（Rares）、尼古拉斯（Nicholas）和伯利．杰伊（Burley JJ）確定了初審法官在初次判決中的錯誤，因為他過于依賴Rokt技術專家韋斯普爾（Verspoor）的意見，并采納了她對確定該發明本質問題的答案。此外，還發現初審法官依賴說明書中確定的技術問題和解決方案，但卻沒有考慮該技術解決方案是否主張保護的問題。

合議庭法官發現，初級法官沒有對核心問題進行任何分析，核心問題是發明是已經在實施中，還是僅僅是將“方案‘投入’計算機技術”的方法。法官強調了在不進行進一步法律分析的情況下就采納專家意見的存在風險，并指出在評估制造方式時采用法律方法理解發明的重要性。

關于通用軟件

該決定表明，一般常識僅適用于解釋說明書，但不能作為使用“通用軟件”或計算機的證據。相反，法官認為這些術語只是對具備基本的、典型的或眾所周知功能的計算機的參考，而不是該領域的常識。

根據Encompass案的裁決，法官們考慮了Rokt所主張保護的方法是否使用通用軟件來實施。全席庭在Encompass案中指出，該發明的權利要求說明書并未定義任何特定的實施發明的編程軟件。

根據這種解讀，系爭發明解決的問題是如何提高消費者的參與度。因此，該解決方案被確定為向與數字內容進行互動的用戶提出中間“參與要約”。

關于營銷方案

根據這些理由，系爭發明被歸類為“營銷方案”。在評估可授予專利的客體時，這引發了一個重要的思考——計算機僅僅是執行發明的工具，還是發明實現了計算機化。

按照Encompass案中提出的方法，法官就說明書中的細節得出了驚人相似的結論：

“在我們看來，該說明書對計算機硬件或軟件的描述方式并沒有表明二者中的任何一個不僅僅是執行該方案的工具。”

“該說明書只不過從最一般的意義角度描述了硬件的體系結構。”

“……根據說明書中提供的內容無法得出不同的結論。盡管文字冗長且詳細，但是除了參考在網絡環境中使用的計算機技術的最一般應用之外，它并沒有描述發明的特征。”

盡管可以確定該說明書代表了解決市場營銷問題的解決方案，但由于缺乏具體的說明，因此實現解決方案的方法并不涉及使用計算機技術，“即不涉及實施該方案的工具”。

在與Encompass案進行直接比較時，法官們得出的結論是，Rokt所要求保護的發明等同于執行營銷方案的方法，并且該發明僅提供了可使用計算機技術實施眾所周知的功能的步驟列表。

這一決定使本案的裁決與可申請專利的客體方面的最新裁決保持一致，并向申請人提出一項非常困難的挑戰，那就是如何確定發明的概念是一種構思，還是具有實用性的。

Rokt必須在6月18日之前對該裁決提起上訴。（編譯自www.lexology.com）

翻譯：王丹　校對：羅先群