美國專利商標局（USPTO）的專利審查與上訴委員會（PTAB）啟動雙方復議程序（IPR）的頻率逐年下降。在2020年5月13日對蘋果公司訴Fintiv一案的裁決中，PTAB駁回了蘋果啟動IPR的請求，并提出了一個新的測試，以判斷是否應基于聯邦地區法院的程序狀態來啟動IPR。這意味著IPR啟動率或將持續下滑。

自從《美國發明法案》（AIA）實施以來，IPR的啟動率每年都在大幅下滑。根據PTAB發布的數據，IPR啟動率從2018年的87%下降到2019年的63%，2020年僅為55%。在分析這些數據后可以發現，IPR啟動率下降的驅動力似乎與PTAB依據《聯邦法典》第35編第314（a）條對IPR請求酌情駁回有關。根據該條款，IPR可不予啟動，除非請求方成功挑戰至少一項專利權利要求的把握很大。在過去4年中，PTAB酌情駁回IPR啟動請求的數量在增長，從2016年的僅5項增長到2019年的75項。該數據在2020年可能會增加1倍以上。

在一項具有里程碑意義的裁決中，PTAB依據第314（a）條實施自由裁決權，駁回了蘋果對Fintiv啟動IPR的請求。Fintiv是一家為移動營銷和移動支付開發移動商務平臺的企業。在判斷是否應駁回IPR啟動請求時，PTAB提出了一個新的方法——六因素測試。Fintiv在得克薩斯州西區聯邦地區法院起訴蘋果專利侵權。10個月后，蘋果提出IPR請求。當PTAB發布裁決時，當事雙方還處于證據開示的早期階段。PTAB拒絕啟動IPR，并稱考慮了如下6個因素：（1）地區法院是否同意中止訴訟，或是否有證據表明如果啟動IPR，法院會同意中止訴訟；（2）法院的庭審日期與PTAB預計的IPR最終裁決的截止日期是否接近；（3）當事雙方與法院在法院程序中的投入；（4）IPR中的問題與地區法院案件中的問題的重疊程度；（5）兩個程序中的當事方是否一樣；（6）任何其他可能影響PTAB自由裁量權的因素，包括IPR請求是否有價值。

第一，PTAB發現當事雙方都沒有在IPR待決過程中提出中止訴訟的請求，并且“拒絕推斷”如果IPR啟動，法院是否會同意中止訴訟。這一點對是否啟動IPR沒有影響。第二，PTAB發現，地區法院的庭審可能在PTAB下達最終裁決的截止日前2個月開始，這一點支持PTAB行使自由裁決權駁回啟動IPR的請求。第三，盡管證據開示處于初期階段，但文件印制和交存已在進行之中。地區法院下達了一項馬克曼裁決，當事雙方已就侵權與無效問題交換了最終意見?；诋斒码p方已在地區法院案件中有投入，PTAB認為這個因素在某種程度上支持PTAB行使自由裁決權駁回啟動IPR的請求。第四，盡管蘋果在地區法院案件中提出了額外的關于無效的論據，但未在IPR中提及，PTAB認為額外的論點與重疊問題無關。相反，在兩個程序中被挑戰的專利權利要求相同，而且兩個程序中出現了相同的現有技術。這一點支持PTAB行使自由裁決權駁回啟動IPR的請求。第五，由于蘋果與Fintiv是兩個程序的當事方，這一因素也支持PTAB行使自由裁決權駁回啟動IPR的請求。第六，PTAB對蘋果請求書進行初步檢查后發現了“一些不足”，例如現有技術中公開的某些步驟和其它要求保護的特征。最后，PTAB權衡各個因素后酌情否決IPR請求，并稱否決能最大程度地提高效率。（編譯自www.natlawreview.com）

翻譯：羅先群　校對：王丹