2018年1月12日，美國內布拉斯州聯邦地區法院在美國制造公司Exmark訴百力通公司（Briggs & Stratton Power）一案中明確指出，鑒于美國聯邦最高法院對Halo電子公司訴Pulse電子公司一案的判決，有關蓄意侵權的案件應由陪審團來審判，而非聯邦地區法院。

　　背景

　　在本次訴訟中，Exmark起訴百力通侵犯其美國第5987863號專利的第1項權利要求。美國專利商標局（USPTO）曾對涉案專利的第1項權利要求進行了3次復審，并且每次均認定其有效。Exmark提起簡易判決動議，即不能以缺少先占性或非顯而易見性為由判定其權利要求無效。聯邦地區法院根據以下事實批準其動議：涉案專利第1項權利要求經過3次復審，且均被認定為有效。百力通也向聯邦地區法院提出涉案專利第1項權利要求無效的簡易判決動議，但是聯邦地區法院駁回了該動議。

　　陪審團著手處理該案件，以確定百力通是否侵犯了第5987863號專利的第1項權利要求、百力通的侵權行為是否蓄意而為之以及損害賠償金的具體數額。陪審團判定百力通應承擔蓄意侵權責任，并向Exmark支付合理的專利使用費。

　　隨后，聯邦地區法院就百力通提出的因陪審團懈怠要求對其蓄意侵權和需支付的損害賠償金進行重新審理的動議進行了一次法官審判。在本次審判中，聯邦地區法院駁回了百力通的動議，并根據百力通的蓄意侵權行為批準了Exmark提出的加重損害賠償的動議。

　　百力通對聯邦地區法院的幾項決定提出上訴。就故意侵權行為而言，百力通宣稱，在Halo上訴案中，Halo獲得了重審蓄意侵權和聯邦地區法院判定的加重損害賠償的機會。在該案件中，聯邦最高法院認為蓄意侵權行為的判定取決于侵權人的主觀意圖以及在被訴侵權時其對自身侵權行為的知曉程度，并且推翻了之前聯邦巡回上訴法院在Seagate一案中設定的先例，要求（作為蓄意侵權詢問的一部分）就侵權人辯護的客觀合理性設立門檻標準。鑒于Halo一案，百力通表示聯邦地區法院不當地排除了“不合理”的證據，這些證據在百力通被訴侵權時與百力通的心理狀態有關。

　　聯邦巡回上訴法院的判決

　　最初，聯邦巡回上訴法院法官判定，聯邦地區法院批準Exmark提出的不能以缺少先占性或非顯而易見性為由認定其第5987863號專利的第1項權利要求無效的簡易判決動議的行為是錯誤的。聯邦巡回上訴法院解釋道：“僅僅用復審來確認一項專利權利要求的可專利性不能決定真正的事實問題是否將權利要求無效的簡易判決排除在外。由于導致專利授權的原始審查并不排除聯邦地區法院的無效攻擊，因此確認一項權利要求可專利性的復審不能排除專利挑戰者的專利無效的舉證責任?！?/span>

　　之后，聯邦巡回上訴法院推翻了之前判付的合理的專利使用費，并且因為Exmark的損害賠償專家無法為上述專利使用費提供充分的證據，聯邦巡回上訴法院就此進行新的審判，聯邦地區法院不適當地排除與這些損害有關的證據。

　　接下來，聯邦巡回上訴法院推翻了陪審團的裁決，即百力通的行為屬于蓄意侵權。同時廢除了聯邦地區法院判付的加重損害賠償金，并要求聯邦地區法院判定是否有必要對百力通的行為是否屬于蓄意侵權進行重新審判。就蓄意侵權而言，聯邦巡回上訴法院明確指出，聯邦地區法院錯誤地將有關百力通訴訟辯護的證據作為不合理的現有技術證據排除在外，因為這些證據可能與百力通的主觀意圖以及被訴侵權時對其侵權行為的知曉程度有關。鑒于此，聯邦巡回上訴法院明確表示，有關蓄意侵權的案件應交由陪審團審理，而非聯邦地區法院。

　　在Halo一案中，聯邦最高法院判定：“由于專利侵權人明知其行為侵權但卻故意侵權，因此可以判付加重損害賠償，而不用考慮其侵權行為是否客觀上魯莽。”因此，根據Halo一案，聯邦地區法院不再將被訴侵權者的辯護是否客觀合理作為門檻標準。相反，應由陪審團來決定侵權行為是否屬于蓄意侵權行為。在本案中，將現有技術從蓄意侵權審判中排除的唯一依據是聯邦地區法院的決定，即百力通的訴訟申辯不合理。

　　但是，將與百力通被訴時的心理狀態有關的證據排除在外的決定與Halo一案中所闡明的標準并不一致，因為后者規定有關蓄意侵權的問題應由陪審團審理，而非聯邦地區法院。聯邦地區法院必須重新考慮陪審團對百力通是否在被訴時知曉現有技術，或者證據是否涉及百力通的訴訟有關防御進行審判時將現有技術證據排除在外時做出的決定。

　　聯邦巡回上訴法院還維持聯邦地區法院駁回百力通提交的第5987863號專利的第1項權利要求無效的簡易判決動議以及懈怠動議。（編譯自lexology.com）