自從美國聯邦最高法院裁定了Alice Corp. Pty. Ltd.訴CLS Bank Intern案［573 U.S. 208 (2014)，以下簡稱“Alice案”］和Mayo Collaborative Services訴Prometheus Laboratories, Inc.案［566 U.S. 66 (2012)，以下簡稱“Mayo案”］，被告方可依據這些判決根據《美國法典》第35編（專利）第101條使專利無效。為了符合Alice案和Mayo案所確立的專利無效條件，被告方必須通過兩步測試。首先，他必須證明系爭的權利要求針對的是不符合專利授權條件的“概念（concept）”，例如自然法則、抽象的現象或抽象的想法。其次，被告方必須證明權利要求不包含“創造性的概念（inventive concept）”。在第二步中，Alice案指示初審法院審查權利要求范圍中是否包含超越“此前在該行業中已被完全了解的（well-understood）、常規的（routine）和傳統的（conventional）”技術。

2018年，美國聯邦巡回上訴法院在伯克海默（Berkheimer）訴惠普公司（HP Inc.）一案［881 F.3d 1360, 1363（Fed. Cir. 2018），以下簡稱“伯克海默案”］中解決了第二步測試的問題。在伯克海默案中，上訴法院認為，在Alice案所確立的第二步測試中，被要求加以保護的發明是否“已被完全了解、是常規的和傳統的”是一個事實問題，而不是一個法律問題。評論者幾乎立即預測，伯克海默案將使被告方根據《美國法典》第101條要求宣告專利無效變得更具挑戰性。

自伯克海默案宣判以來，全國范圍內的初審法院和被告方已經努力應對其影響，特別是在早期的辯論挑戰階段，原告方的事實指控被視為是真實的。本文著眼于該案在幾年后的實際影響，并簡要概述了主要司法管轄區的一些近期案例。

后伯克海默案時期關于駁回起訴動議（Motions to Dismiss）的命令

1．加利福尼亞州北區

被告方挑戰他們認為不符合《美國法典》第101條要求的專利的一種常用方式，是根據《美國聯邦地區法院民事訴訟規則》（以下簡稱“《規則》”）第12條（c）款，提出對起訴作出判決的動議。與根據《規則》第12條（b）款第（6）項的動議類似，法院根據該《規則》裁定動議時，必須確定“是否起訴書中指稱的事實被視為真實，使原告有權獲得法律救濟”。

盡管有伯克海默案作為先例，加利福尼亞州北區的聯邦地區法院法官柯赫（Koh）在MyMail, Ltd.訴OoVoo, LLC案中依據《規則》第12條（b）款批準了進行Alice案所確立的測試的動議（以下簡稱“Alice動議”）。在該案中，系爭的技術與修改用戶互聯網設備上的工具欄有關。專利權人在其簡報——關鍵不是在其訴求——中聲稱，更新或修改工具欄的具體方法具有創造性，例如通過Pinger進程或MOT腳本。在批準駁回起訴動議時，法官基于三個理由分析了伯克海默案。首先，她解釋說，不論是起訴書還是專利說明書，都未能確定這些特定方法具有創造性。其次，她將伯克海默案描述為已經確定了“具體的創造性的概念”。參照之下，MyMail未能準確指出工具欄通過Pinger進程或MOT腳本進行更新的能力，如何“改進了工具欄的更新進程，或解決了現有技術中的問題”。第三，她得出結論——MyMail關于這兩種方法的指控，僅涉及以常規方式使用例如“服務器”和各種“數據庫”之類的通用組件。法院特別指出，專利說明書沒有將這些通用組件中的任何一個標示為“本發明所獨有的”，或進一步“將任何功能標示為創造性的概念”。鑒于這些事實，伯克海默案并不妨礙批準被告方的動議。

在另一個后伯克海默案案件中，柯赫解釋說，專利必須描述如何實現要求保護的創造性的概念，以在前期的Alice動議中幸存下來。在Voip-Pal.Com, Inc.訴蘋果公司（Apple Inc.）的案件中，相關專利涉及基于通信的互聯網協議（Internet Protocol，IP）——例如在基于IP的私有網絡和外部網絡（如公共交換電話網絡）之間的路由。法院承認，具體的指控內容確實是“對現有技術的重大和非常規的改進”，包括：用戶特定處理；透明路由；彈性；和通訊阻塞。但法官解釋說，闖過Alice動議需要更多條件——原告必須能夠在說明書中準確地表明“如何達到預期的結果”。Voip-Pal案的原告沒有這樣做，“因為權利要求和說明書都沒有提供關鍵的方法”，所以這些改進不能歸因于要求保護的發明。與MyMail案一樣，法官批準了駁回起訴動議。

最近，聯邦巡回上訴法院支持了加利福尼亞北區聯邦地區法院法官恰布里亞（Chhabria）在Boom! Payments Inc.訴Stripe Inc.一案中根據《規則》第12條（b）款第（6）項作出的駁回決定。該案中，相關專利與在發布電子支付之前確認交易已經完成的進程有關。上訴法院解釋說，在進行Alice案確立的第二步測試時，原告的起訴書中僅包含“推斷性的陳述（conclusory statements）”，即其要求保護的主題在發明時并非常規的或傳統的。由于原告未能提供“合理的事實斷言（plausible factual assertions）”來主張其關于可專利性的論點，因此上訴法院認為駁回起訴是合理的。

2．特拉華州

自伯克海默案宣判以來，特拉華州的法官與加利福尼亞北區的同行一樣，在原告方所主張的專利和起訴書未能描述所主張的發明的任何技術改進時，已表現出愿意批準駁回起訴的動議。

例如，在WhitServe LLC訴Donuts Inc.案中，法官康諾利（Connolly）根據Alice案確立的第一步測試，認定被主張的專利指向是發送和接收到期日（due-date）提示響應的抽象的概念。具體而言，相關專利解釋說，專業人士（例如律師）長期以來一直依賴檔案系統，用以確定何時應為客戶提供哪些事項。通過公開獲得客戶授權的自動化系統，這些專利旨在解決需要花費時間獲得上述許可的問題。但在Alice案確立的第二步測試中，與上文的MyMail類似，法院解釋說這些專利描述了“通過使用執行常規功能的通用計算機組件，人類采用自動化的方式提供專業服務，從而提高了速度和效率”。因此，法院同意被告方的意見，并根據《規則》第12條（b）款第（6）項作出批準駁回起訴動議的決定。

3．紐約州南區

在紐約州南區，被告方的早期動議面臨更多挑戰。例如，2020年7月，在個性化媒體通信公司（Personalized Media Commun., LLC，PMC）訴奈飛公司（Netflix Inc.）一案中，法官伍茲（Woods）駁回了奈飛根據《規則》第12條（c）款提出的動議，認定PMC合理地斷言了系爭專利中包含了創造性的概念。奈飛辯稱，受到質疑的專利之一，與在伯克海默案之前的PMC訴亞馬遜公司（Amazon.Com, Inc.）案（以下簡稱“亞馬遜案”）中依據Alice案被判定無效的另一項PMC專利針對的是同一主題，并且應該因為類似的原因被認定為不適格。但法官認定亞馬遜案無濟于事，因為該判決不能抵消PMC起訴內容的充分性（sufficiency）。“最重要的是，該判決并未討論起訴中的斷言……相關地，亞馬遜案是在Aatrix案和伯克海默案之前判決的，而后者澄清了這一法律領域。”根據法院的說法，即使遠程編程是一個抽象的想法（滿足Alice案確立的第一步測試），PMC還是合理地斷言，在Alice案確立的第二步測試中，將遠程編程與廣播或電視相結合具有足夠的創造性，可以說是相較于現有技術的重大進步。由于PMC提出了“關于權利要求方面具有創造性的合理且具體的事實斷言”，并且專利說明書并未與這些斷言相矛盾，因此法院駁回了奈飛的動議。

4．德克薩斯州西區

自法官奧爾布賴特（Albright）于2018年被任命為聯邦法官以來，原告向其法院提起的訴訟迅速增加。伯克海默案之后，他對批準根據Alice案的早期駁回動議經常表現出猶豫不決。例如，在Slyce Acq. Inc.訴Syte - Visual Conception Ltd.一案中，奧爾布賴特面臨是否根據《規則》第12條（b）款第（6）項批準此類動議的問題。引用伯克海默案，奧爾布賴特解釋說他需要事實證據開示，以對所主張的權利要求作出判斷。值得注意的是，在奧爾布賴特的法庭上，直到馬克曼聽證會（Markman hearing）之后才會啟動實事證據開示環節。法院進一步解釋說，應用Alice案所確立的測試的困難也導致了延遲——法院注意到Alice動議的結果缺乏可預測性和一致性，這是“廣為人知且極其成問題的”。奧爾布賴特得出的結論是，額外的時間將使他能夠“花更多時間了解專利及其細微差別”，以便正確確定什么是“此前在該行業中已被完全了解的、常規的和傳統的”。

奧爾布賴特此后一直依靠他對Slyce案的裁決否決其他的駁回起訴動議，同時解釋說只有“在罕見的情況下”才值得動用依據Alice案的前期駁回。“根據法院在Slyce案中下達的命令，法院認為該案不是罕見案例之一，其用判定涉案專利根據《美國法典》第101條的可專利性替代根據《規則》第12條（b）款的駁回動議，是適當的。”

5．德克薩斯州東區

自伯克海默案以來，被告方在法官吉爾斯特拉普（Gilstrap）的法庭上贏得Alice動議通常面臨著艱苦的戰斗，尤其是在對起訴書提出質疑時。例如，在Luminati Networks Ltd.訴Teso LT, UAB一案中，吉爾斯特拉普駁回了根據Alice案的早期駁回起訴動議，并解釋說分析將受益于權利要求構建（claim construction）。與奧爾布賴特法官法庭的情況類似，吉爾斯特拉普法庭的被告方可能要考慮等到馬克曼程序得出結論后再提交任何Alice動議，除非情況對發起挑戰非常理想。

后伯克海默案的總結判斷

不出所料，伯克海默案對Alice案所確立的第二步測試的觀點已經為專利案件的原告方提供了一種強大的武器，他們可以隨意制造有爭議的事實問題，從而避免對專利適格性問題進行簡易判決。

例如，在Vaporstream, Inc.訴Snap Inc.一案中，被告方Snap試圖通過根據第101條提出的簡易判決動議使涉案專利無效。系爭的技術與降低電子信息的“可追溯性（traceability）”有關。法官哈弗（Huff）特別指出了根據伯克海默案拒絕Snap的動議的兩個原因。首先，雙方都提交了對抗性的專家證詞，爭論特定的權利要求要素是否是已被完全了解的、常規的和傳統的，從而體現出不適合以簡易判決解決事實糾紛。其次，與伯克海默案——該案指導法院在分析權利要求的要素時不僅要單獨分析，而且要將它們看作有序的組合——相反，Snap及其專家僅分析了有爭議的個別權利要求要素。因此Snap在Alice案所確立的第二步測試中未能證明各要素是有序組合，同樣是失敗的。

上述決定以及眾多其他決定表明，對于在簡易判決動議階段根據第101條使專利無效以及使先期駁回起訴動議獲得法院支持這兩點，伯克海默案帶來的阻力相當。如果被告方未能完全解決Alice案確立的第二步測試，在專家報告中對于其他有價值的動議可能是致命的。另一方面，希望接受法院審理的原告方最好建立強有力的事實和證詞記錄，以支持其權利要求的非傳統性和創造性。

實踐技巧

總而言之，過去4年間的法院決定表明，此前對伯克海默案影響的預測并沒有太大偏差。伯克海默案的觀點使贏得專利適格性挑戰變得更加困難。然而，同樣清楚的是，被告方并沒有失去所有希望。即使在伯克海默案的指導下，仍然有可能挑戰成功，包括在駁回起訴動議階段。以上述各案例為指導，在考慮伯克海默案可能對其案件產生的影響時，訴訟當事人應注意以下幾點：

－作為原告方，應始終努力在起訴書中引用專利說明書中的特定發明概念，如果不這樣做，可能會為Alice動議提供“彈藥”。

－作為被告方，應在起訴書中尋找“推斷性的陳述”——其聲稱目標主題在發明時不是常規的或傳統的，并提請法庭注意。

－作為被告方，請注意，伯克海默案之前的實踐表明，如果權利要求僅僅是復述一項以前由人類進行的行為以及通過使用“執行常規功能的通用計算機組件”使其實現自動化，此類權利要求可能仍然容易受到Alice動議的影響，因此利用該點在今天仍然是一種有效的反擊策略。

－請注意，伯克海默案之前裁定的案件，在今天可能不像過去那樣有說服力。

－作為處于簡易判決階段的原告方，應嘗試利用被告方提供的任何未能將權利要求要素單獨和作為有序組合加以分析的專家證詞；此外，應使用己方的專家證詞，就權利要求要素的非傳統性創建有關“重要事實（material fact）”的問題。

－作為德克薩斯州西區或東區的被告方，可考慮等到馬克曼程序結束之后，再提交Alice動議。