知識產權糾紛在光伏貿易競爭中并不多見,但也有先例。早在2011年,寧波的光伏公司就卷入了一場光伏知識產權糾紛事件。美國SunEarth光伏公司在美國對寧波光伏企業提起商標侵權和不正當競爭訴訟。美國公司聲稱,寧波企業注冊使用的“Sun-Earth”商標與其使用的“Sun Earth”名稱相似,要求停止使用“Sun-Earth”商標并頒布永久禁令。
一、案情背景
原告一The Solaray Corporation(以下簡稱美國S1公司)于1992年7月1日收購原告二SunEarth,Inc(以下簡稱美國S2公司,),以美國S2公司的名義生產、銷售太陽能集熱器及相關零件,并于1990年注冊并開始使用域名www.sunearthinc.com。美國S1公司和美國S2公司主要致力于開發太陽能集熱器與光伏電池的相結合的產品,其產品在美國市場上獲得了巨大的成功和大眾的認可,其客戶包括美國白宮。
寧波E公司以品牌名Sun Earth在中國銷售太陽能產品。寧波E公司于2004年開始拓展其海外光伏組市場,并在多國申請獲得了“Sun-Earth”的商標保護。在其進軍美國市場后,美國專利商標局(USPTO)于2010年12月7日準予寧波E公司“Sun-Earth”商標標志的注冊(注冊號:3886941)。
2011年,美國S1公司和美國S2公司發現寧波E公司的“Sun-Earth”商標與其使用的“Sun Earth”名稱相似,向寧波E公司發出警告函要求停止使用“Sun-Earth”商標。
2011年11月30日,美國S1公司和美國S2公司以商標侵權、不正當競爭等為由控告寧波E公司,并向法院申請初步禁令(Preliminary Injunction)。
2012年2月3日,法院同意美國S1公司和美國S2公司初步禁令的申請。
2013年8月23日,法院判決支持美國S1公司和美國S2公司的部分訴訟請求,對寧波E公司頒布了永久禁令。
二、法院觀點
法院認為,首先商業名稱或者商標無論是否注冊,均受到美國《蘭哈姆法》的保護,因此即使美國S1公司和美國S2公司的商業名稱未進行注冊,在美國市場上受保護的程度等同于其他已注冊的商標/商品名稱。另外,根據Sengoku Works v.RMC Int’l案件建立的規則“商標權利人的商標所有權屬于假定性權利,非商標權利人可通過證明其在先使用該商標以推翻該假定性權利”。因此,美國S1公司和美國S2公司通過其在美國的市場占有率、銷售額等可以證明其從1987年起即開始使用Sun-Earth作為商標、商業名稱和服務名稱進行商業活動,即使寧波E公司已在美國注冊的商標“Sun-Earth”,其商標權可被駁回。其次,由于雙方從事相同的行業,目標客戶群重疊范圍大,且商標極其相似,顧客極有可能產生混淆。綜上,法院認定寧波E公司對商標“Sun-Earth”的使用侵犯了美國S1公司和美國S2公司的商標權。
三、律師點評
(一)美國法院初步禁令(Preliminary Injunction)之應對
初步禁令是由一方向法院申請維持另一方的現狀(或凍結賬戶)直至法院做出判決。不同于臨時禁令(Temporary Restraining Order),對于初步禁令的許可,法院有著嚴格的審查標準,必須經過完整的聽證會,聽證的具體時間、地點、安排必須通知被申請人,以保障其能到會答辯的權利。因此,我國企業若收到相關的函件,切忌消極應對,應及時咨詢有經驗的美國知識產權律師,積極參與聽證會,充分答辯,以降低初步禁令的可能性。在收到初步禁令之后,應嚴格遵守禁令的內容,否則可能會被法院認定為“藐視法庭”進行罰款,甚至影響日后的庭審。
(二)申請商標應提前做好商標檢索
我國企業“走出去”的第一步往往是申請商標。隨著我國企業權利意識的提高,境外申請商標的數量逐年增多。但是有些企業以為商標申請成功之后就無商標侵權風險,殊不知在未進行有效且較為全面的商標檢索前即貿然在境外注冊商標,極有可能產生擁有商標權利卻仍侵犯他人在先使用商標/商業名稱/服務標識的結果。這樣的結果必然是與企業選擇境外注冊商標的初衷背道而馳,同樣增加了企業的成本與無效支出,影響其在境外的商譽和商業機會。因此,我國企業在海外布局時,尤其是針對重點開發市場,應該預先聘請有經驗的知識產權律師,進行有效的商標檢索,以最大程度上避免類似侵權糾紛的發生。(點評律師:北京大成(寧波)律師事務所 阮葉爾)
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