導(dǎo)言

在過(guò)去10年中，專(zhuān)利法中最突出、最具爭(zhēng)議性的問(wèn)題莫過(guò)于標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利（SEP）及其在公平、合理和無(wú)歧視（FRAND）條件下的許可問(wèn)題。鑒于其在高科技戰(zhàn)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)重要性，這一點(diǎn)不足為奇。如今，大多數(shù)行業(yè)都直接或間接地依賴(lài)于多種形式的電子設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化互動(dòng)。鑒于WiFi、藍(lán)牙、GSM、3G、4G或5G等標(biāo)準(zhǔn)的普遍性及其在幾乎所有現(xiàn)代行業(yè)中的重要性，與這些標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的SEP所有者所處的地位使他們有可能控制那些依賴(lài)于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的市場(chǎng)。

SEP持有者的市場(chǎng)影響力源于其在依賴(lài)標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)中的守門(mén)人地位，而根據(jù)歐盟和德國(guó)的反壟斷法，這種支配地位需要接受特別審查。這些支配地位實(shí)際上源于標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程本身——這一過(guò)程涉及競(jìng)爭(zhēng)者之間的協(xié)議，可能會(huì)引起反壟斷問(wèn)題，特別是在不能確保所有市場(chǎng)參與者都能有效地獲得標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)技術(shù)的情況下。為了允許這種使用，標(biāo)準(zhǔn)制定組織（SSO）通常會(huì)要求參與標(biāo)準(zhǔn)制定的SEP持有者承諾以FRAND條件授予技術(shù)許可。然而，這項(xiàng)義務(wù)的確切范圍和內(nèi)容在不同的標(biāo)準(zhǔn)制定組織之間可能存在差異。此外，對(duì)于“FRAND”概念中各個(gè)要素的含義也沒(méi)有明確的定義。因此，SEP許可市場(chǎng)并沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的作用——眾所周知，其交易成本高且缺乏透明度，因此經(jīng)常引起爭(zhēng)議和訴訟。

下面將簡(jiǎn)要介紹德國(guó)關(guān)于SEP和FRAND許可及糾紛的法律和政策框架。此外，我們將重點(diǎn)關(guān)注德國(guó)判例法的視角及其為處理SEP持有人與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者之間新出現(xiàn)的沖突所做的努力。最后，我們將闡述德國(guó)法院如何解釋FRAND概念，以及這種方法對(duì)許可談判的影響。

法律框架概述

與其他專(zhuān)利一樣，SEP從本質(zhì)上講也是一種國(guó)家專(zhuān)有權(quán)，其所有人有權(quán)禁止任何第三方使用受相關(guān)專(zhuān)利保護(hù)的發(fā)明。有關(guān)專(zhuān)利及其實(shí)施的規(guī)定見(jiàn)于各種聯(lián)邦法規(guī)和條例以及一些歐洲條例和國(guó)際條約。德國(guó)最重要的法規(guī)是《專(zhuān)利法》，其中包含所有關(guān)于專(zhuān)利要求、范圍和侵權(quán)的相關(guān)法律規(guī)定。

在專(zhuān)利侵權(quán)的情況下，專(zhuān)利權(quán)人可以獲得各種形式的法律救濟(jì)（參見(jiàn)《專(zhuān)利法》第139條及其后條款），如禁令救濟(jì)、銷(xiāo)毀侵權(quán)產(chǎn)品、提供賬目（包括披露銷(xiāo)售、成本和利潤(rùn)等詳細(xì)信息）、損害賠償、召回侵權(quán)產(chǎn)品以及從商業(yè)渠道中徹底移除侵權(quán)產(chǎn)品。

在現(xiàn)有的法律救濟(jì)措施中，禁令最為嚴(yán)厲。在認(rèn)定專(zhuān)利侵權(quán)的情況下（SEP和非SEP一樣），德國(guó)法院通常會(huì)發(fā)布禁令。雖然2021年《專(zhuān)利法》修正案引入了相稱(chēng)性要求，但德國(guó)法院仍然采用非常嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，幾乎從未因擔(dān)心禁令可能給實(shí)施者造成過(guò)重負(fù)擔(dān)而拒絕頒發(fā)禁令。德國(guó)法院不太可能改變其在SEP/FRAND爭(zhēng)議中對(duì)專(zhuān)利權(quán)人友好的立場(chǎng)，并根據(jù)相稱(chēng)性檢驗(yàn)拒絕向SEP所有者頒發(fā)禁令。因此，如下文所述，實(shí)施者避免授予禁令的唯一現(xiàn)實(shí)途徑是從一開(kāi)始就盡最大努力爭(zhēng)取許可權(quán)。

德國(guó)法院為專(zhuān)利權(quán)人提供了一個(gè)有利的場(chǎng)所，這不僅是因?yàn)榈聡?guó)法院準(zhǔn)許自動(dòng)頒布禁令。對(duì)專(zhuān)利權(quán)人來(lái)說(shuō)，另一個(gè)主要優(yōu)勢(shì)是德國(guó)專(zhuān)利訴訟的分軌制（分案制度），這意味著所主張專(zhuān)利的（非）侵權(quán)問(wèn)題與所主張專(zhuān)利的（無(wú)）有效性問(wèn)題要在不同的程序中分案處理。分案制度可能會(huì)導(dǎo)致“禁令缺口期”：通常，侵權(quán)訴訟的審理速度要快于獨(dú)立的無(wú)效訴訟程序，從而導(dǎo)致在獨(dú)立的無(wú)效訴訟程序結(jié)束之前（即“缺口期”）就可以頒發(fā)禁令。

德國(guó)是專(zhuān)利訴訟的熱門(mén)地還有其他原因，其中包括（1）專(zhuān)利訴訟費(fèi)用相對(duì)較低；（2）侵權(quán)訴訟處理速度快（從提起訴訟到作出初級(jí)判決大約需要8到14個(gè)月）；（3）德國(guó)侵權(quán)法院傾向于適用專(zhuān)利權(quán)人友好的專(zhuān)利解釋?zhuān)唬?）法院判決的可預(yù)測(cè)性得益于判例法的完善，而專(zhuān)利法官的綜合經(jīng)驗(yàn)得益于專(zhuān)業(yè)化的法官——這也是大量專(zhuān)利侵權(quán)案件（即每年有700多起新案件）的結(jié)果。

由于這些原因，德國(guó)法院被許多SEP所有者選為首選訴訟地，并因此在超過(guò)15年的時(shí)間里一直處于SEP訴訟的最前沿。

FRAND抗辯的法律依據(jù)

德國(guó)法律中沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)SEP的法定條款。但是，因SEP侵權(quán)而被起訴的被告在某些情況下可以通過(guò)提出FRAND抗辯來(lái)避免禁令，即表明他們?cè)敢獠⒂袡?quán)從原告處獲得FRAND許可，而原告并未尊重這一權(quán)利。在這種情況下，鑒于SEP所有者實(shí)際上有義務(wù)向被告授予許可，而且被告也愿意獲取這類(lèi)許可，因此SEP所有者的禁令申請(qǐng)可被視為惡意行為。

FRAND抗辯可基于以下兩個(gè)法律來(lái)源：

首先，被告可以援引SEP所有者向有關(guān)SSO組織提交的FRAND承諾。這種FRAND承諾可以直接授予標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者一份FRAND許可。

其次，根據(jù)歐洲和德國(guó)反壟斷法（《歐盟運(yùn)作條約》（《TFEU》）第102條和德國(guó)《反限制競(jìng)爭(zhēng)法》（《GWB》）第19條，實(shí)施者可以主張SEP所有者的行為構(gòu)成濫用支配地位。濫用行為可能包括SEP所有者拒絕按照FRAND條款授予許可，企圖獲得過(guò)度、不合理或歧視性的許可條款，或者SEP所有者在違反其FRAND承諾不授予許可的情況下申請(qǐng)禁令救濟(jì)。雖然這種以反壟斷為基礎(chǔ)的FRAND抗辯，其前提條件是要確立SEP所有者在相關(guān)反壟斷市場(chǎng)上的支配地位，但如果SEP涉及必須用于在相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)上有效競(jìng)爭(zhēng)的既定標(biāo)準(zhǔn)，并且不能被其他解決方案規(guī)避或取代，則通常認(rèn)為存在這種支配地位。在這種情況下，德國(guó)法院認(rèn)為相關(guān)的SEP存在一個(gè)分割的許可市場(chǎng)，而SEP所有者在該市場(chǎng)上實(shí)際上處于壟斷地位。

德國(guó)聯(lián)邦法院的指導(dǎo)

在過(guò)去20年中，德國(guó)初審法院積累了大量判例法，但聯(lián)邦法院迄今為止只設(shè)定了幾個(gè)重要先例：

1、來(lái)自“桶”的標(biāo)準(zhǔn)

早在2004年，德國(guó)聯(lián)邦法院（FCJ）就在具有開(kāi)創(chuàng)性意義的Standard-Spundfass案（2004年7月13日判決，備審案件號(hào)KZR40/02）中解決了SEP許可的核心問(wèn)題。該案涉及一項(xiàng)專(zhuān)利，該專(zhuān)利與化工行業(yè)普遍接受的帶塞桶的實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。專(zhuān)利所有人向一些制造商授予了許可，但拒絕向另一些制造商授予許可（包括原告）。聯(lián)邦法院認(rèn)為，專(zhuān)利所有人隨意和歧視性地拒絕向原告授予許可的行為構(gòu)成濫用支配地位。

2、“光盤(pán)”的橙皮書(shū)標(biāo)準(zhǔn)

另一個(gè)具有里程碑意義的判決涉及可重寫(xiě)光盤(pán)的橙皮書(shū)標(biāo)準(zhǔn)（2009年5月6日的判決，備審案件號(hào)KZR 39/06）。在該判決中，F(xiàn)CJ首次接受了“FRAND抗辯”的概念。法院認(rèn)為，拒絕按照“FRAND”條款授予許可本身可能構(gòu)成支配地位濫用，這種濫用在某些情況下可以作為抗辯理由，以對(duì)抗專(zhuān)利持有人針對(duì)有意愿的被許可人提出的禁令請(qǐng)求。不過(guò)，F(xiàn)CJ明確指出，運(yùn)用這種抗辯必須符合嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，被告必須滿(mǎn)足這些標(biāo)準(zhǔn)才能被視為自愿的被許可人。最重要的是，只有當(dāng)被告自身向?qū)＠腥颂岢隽司喗Y(jié)FRAND許可合同的要約，而專(zhuān)利所有人在歧視或阻礙被告的情況下拒絕該要約，違反了《TFEU》第102條或《GWB》第19條，被告才能援引這一抗辯。雖然歐洲法院（CJEU）在其具有里程碑意義的華為訴中興案（C-170/13號(hào)案件）的判決中，一定程度上推翻了這一抗辯標(biāo)準(zhǔn)，但橙皮書(shū)標(biāo)準(zhǔn)仍然是一個(gè)具有里程碑意義的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)樗_定了在某些情況下，占支配地位的SEP持有人濫用權(quán)力拒絕專(zhuān)利許可的行為也可能“破壞”并最終阻礙專(zhuān)利權(quán)人的執(zhí)法行動(dòng)。此外，該判決仍然適用于SEP持有人未提交FRAND承諾的案件（如事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)案件）。

3、“通信”的華為之舞

“華為之舞”在德國(guó)聯(lián)邦法院作出橙皮書(shū)標(biāo)準(zhǔn)案的判決之后，有關(guān)SEP的判例法的進(jìn)一步進(jìn)展主要受到歐盟層面的推動(dòng)。2012年底，歐盟委員會(huì)針對(duì)摩托羅拉在移動(dòng)電話領(lǐng)域?qū)嵤㏒EP導(dǎo)致的支配地位濫用發(fā)表了反對(duì)聲明。在隨附的一份相關(guān)新聞稿（IP/12/1448）中，歐盟委員會(huì)指出，對(duì)符合FRAND承諾的SEP訴諸禁令可能會(huì)損害競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)榻钔ǔＩ婕敖逛N(xiāo)售侵犯專(zhuān)利的產(chǎn)品，這會(huì)帶來(lái)無(wú)正當(dāng)理由將產(chǎn)品排除在市場(chǎng)之外的風(fēng)險(xiǎn)。由此，這可能不當(dāng)?shù)嘏でS可談判，使其有利于SEP持有者。

鑒于歐盟委員會(huì)在根據(jù)《TFEU》第102條認(rèn)定濫用行為時(shí)適用的標(biāo)準(zhǔn)似乎不如FCJ在橙皮書(shū)標(biāo)準(zhǔn)案中確定的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，杜塞爾多夫地區(qū)法院根據(jù)《TFEU》第267條就一起未決的SEP侵權(quán)案（2013年3月21日的判決，案卷號(hào)4b O 104/12，LTE標(biāo)準(zhǔn)）向CJEU提起了先行判決，最終CJEU作出了具有里程碑意義的華為訴中興案（2015年7月16日的判決，案卷號(hào)C-170/13）判決。

CJEU在判決中裁定，如果SEP所有者向SSO作出了FRAND承諾，在某些條件下，SEP持有者因SEP被侵犯而尋求禁令或召回侵權(quán)產(chǎn)品的行為可能構(gòu)成支配地位濫用。與之前的大多數(shù)其他法院一樣，CJEU對(duì)如何確定FRAND條件這一關(guān)鍵問(wèn)題保持了開(kāi)放態(tài)度。但該法院為SEP所有者和實(shí)施者之間的許可談判設(shè)定了一個(gè)詳細(xì)的分步機(jī)制（“華為之舞”）。對(duì)于SEP所有者來(lái)說(shuō)，遵守CJEU判決中確定的機(jī)制，就能確保其禁令救濟(jì)或召回的主張不會(huì)被視為違反《TFEU》第102條。對(duì)實(shí)施者而言，遵守CJEU的機(jī)制是在侵權(quán)訴訟中保留FRAND抗辯權(quán)的必要條件。

以CJEU對(duì)華為訴中興案的判決為參照點(diǎn)，德國(guó)法院從那時(shí)起就一直在努力充實(shí)CJEU建立的框架，并就“華為之舞”的各個(gè)步驟制定了詳細(xì)的判例。CJEU對(duì)華為訴中興案的判決通過(guò)后，F(xiàn)CJ在2020年對(duì)第一批SEP案件作出了判決（2020年5月5日的判決，案卷號(hào)KZR 36/17，F(xiàn)RAND-Einwand；2020年11月24日的判決，案卷號(hào)KZR 35/17，F(xiàn)RAND-Einwand II）。這些重要判決對(duì)如何進(jìn)行FRAND談判提出了進(jìn)一步的詳細(xì)要求。其中最重要的一項(xiàng)概述如下：

哪些條款符合FRAND條件？

雖然德國(guó)法院原則上有權(quán)決定究竟哪些條款符合FRAND條件，但迄今為止，法院一直回避這樣做。相反，他們更愿意將自己擺在裁判者位置，審查當(dāng)事人是否遵循了持續(xù)、認(rèn)真的相互承諾過(guò)程，以達(dá)成FRAND條款的許可協(xié)議。德國(guó)法院認(rèn)為，遵循FRAND程序的當(dāng)事人將達(dá)成與自由市場(chǎng)上專(zhuān)利許可談判（假設(shè)）類(lèi)似的協(xié)議，即FRAND協(xié)議。

FRAND條款——在德國(guó)仍是一個(gè)黑匣子

德國(guó)法院曾試圖為FRAND條款提供指導(dǎo)。例如，杜塞爾多夫地區(qū)法院（2020年6月18日的判決，訴訟編號(hào)4b O 91/18）對(duì)FRAND作出了如下總結(jié)：

· 公平合理的合同條款是指不構(gòu)成剝削性濫用支配地位的條款。因此，SEP持有者的要約可能會(huì)被證明是不公平或不合理的，特別是所要求的特許權(quán)使用費(fèi)大大超過(guò)了在被主導(dǎo)市場(chǎng)上有效競(jìng)爭(zhēng)情況下的假設(shè)價(jià)格，除非該定價(jià)有經(jīng)濟(jì)上的合理性。

· 非歧視性條款的要求是指市場(chǎng)支配地位的SEP持有者有義務(wù)平等對(duì)待處于相同地位的實(shí)施者，給予他們基本相同的價(jià)格、條款和條件。現(xiàn)有許可協(xié)議已成為新許可協(xié)議條款和條件的基準(zhǔn)。鑒于只有同樣具有可比性的情況才會(huì)被納入平等待遇的要求，因此，如果客觀上有正當(dāng)理由，具有市場(chǎng)支配地位的SEP持有者可以采取區(qū)別對(duì)待的方式。

然而，F(xiàn)CJ在某種程度上阻礙了界定FRAND條款的嘗試。根據(jù)FCJ意見(jiàn)，沒(méi)有符合FRAND條件的某個(gè)特定許可費(fèi)率或某套特定許可條款，而是有一系列許可費(fèi)率和合同條款。如上所述，F(xiàn)CJ將FRAND條件的要求理解為許可談判過(guò)程的指導(dǎo)原則，而不是許可協(xié)議的實(shí)際條款。談判必須在雙方自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行，目的是達(dá)成公平、合理和非歧視性的許可協(xié)議。如果是這種情況，那么談判結(jié)果原則上應(yīng)被視為FRAND。例如，聯(lián)邦法院在其2020年11月24日的判決（案卷號(hào)KZR35/17，F(xiàn)RAND-Einwand II）中闡明了這一指導(dǎo)原則：

許可的（相互）意愿不僅具有根本性的重要意義，因?yàn)閷?zhuān)利所有人只有在發(fā)明使用者愿意的情況下才必須向其授予FRAND許可，而且也只有在發(fā)明使用者愿意的情況下才能授予這種許可。它也是不可或缺的，因?yàn)槠胶怆p方利益沖突的相稱(chēng)結(jié)果通常只有在談判過(guò)程中才能實(shí)現(xiàn)，在談判過(guò)程中，這些利益得到闡述和討論，以實(shí)現(xiàn)雙方所期望的公平和適當(dāng)?shù)睦嫫胶狻?duì)專(zhuān)利所有人行為的要求和對(duì)發(fā)明使用者行為的要求是相互依存的。審查的標(biāo)準(zhǔn)是，在談判的某一特定階段，對(duì)談判成功結(jié)束感興趣的合理一方會(huì)以符合雙方利益的方式采取行動(dòng)來(lái)促進(jìn)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，不能籠統(tǒng)地界定需要滿(mǎn)足的個(gè)別要求。

由于不愿意規(guī)定FRAND條款的一般性定義，因此德國(guó)法院不可能基于是否被認(rèn)同為FRAND來(lái)界定合同條款的類(lèi)別。德國(guó)法院可以根據(jù)提交相應(yīng)許可要約談判過(guò)程中的具體情況，將本質(zhì)上相同的條款認(rèn)定為符合或不符合FRAND要求。

FRAND條款談判時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足的要求

如上所述，德國(guó)近期有關(guān)SEP/FRAND案件的判例法表明，德國(guó)法院傾向于關(guān)注談判過(guò)程本身。根據(jù)CJEU在2015年華為訴中興案（案卷號(hào)C-170/13）中確定的機(jī)制，并按照FCJ在其2020年兩份判決中的指導(dǎo)意見(jiàn)，德國(guó)法院一直就如何進(jìn)行FRAND條款談判的要求作出明確規(guī)定，而不是詳細(xì)審查SEP所有者的要約條款和實(shí)施者的還價(jià)條款。這一情況仍在持續(xù)，下級(jí)法院仍在對(duì)許多問(wèn)題進(jìn)行有爭(zhēng)議的討論。下文的總結(jié)對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行了概述。

1、SEP持有人：侵權(quán)通知

在對(duì)實(shí)施者提起訴訟之前，SEP持有人通常需要向?qū)嵤┱甙l(fā)出涉嫌侵權(quán)的書(shū)面通知，指出具體被侵權(quán)的SEP并說(shuō)明其被指控侵權(quán)的方式。只有在非常特殊的情況下，即實(shí)施者已經(jīng)意識(shí)到侵權(quán)行為的情況下，才不需要這種通知。

通知必須具體提及有爭(zhēng)議的SEP（通常是公告號(hào)），并告知侵權(quán)情況（特別是有爭(zhēng)議的體現(xiàn)形式和侵權(quán)行為）。除了這些事實(shí)信息外，通知不必包含關(guān)于SEP被控侵權(quán)理由的詳細(xì)法律解釋。雖然權(quán)利主張表可能有所幫助，但德國(guó)法院并不認(rèn)為它們具有強(qiáng)制性。

在德國(guó)，援引FRAND抗辯只是為了避免禁令、召回令或銷(xiāo)毀令。因此，SEP持有人都可能因昔日侵權(quán)行為而獲得損害賠償，并在個(gè)案中獲得賬目呈遞命令——也就是說(shuō)，在沒(méi)有事先通知侵權(quán)行為的情況下也是如此。對(duì)昔日侵權(quán)行為的損害賠償訴訟或賬目呈遞令被視作充分的侵權(quán)告知，從而觸發(fā)實(shí)施者作出回應(yīng)。

2、SEP實(shí)施者：接受許可的意愿

對(duì)于SEP持有者侵權(quán)通知的回應(yīng)，實(shí)施者必須表示愿意在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以FRAND條款達(dá)成SEP許可協(xié)議。這樣的回應(yīng)已成為德國(guó)SEP/FRAND案例法的核心內(nèi)容。實(shí)施者必須表現(xiàn)出真誠(chéng)和持續(xù)的意愿，愿意按照FRAND條款獲得許可，并確保此類(lèi)許可能夠在沒(méi)有任何不當(dāng)拖延的情況下進(jìn)行協(xié)商和締結(jié)。否則，實(shí)施者將被視為“非自愿的被許可人”，從而失去FRAND抗辯權(quán)，其結(jié)果就是，法院可以在不核實(shí)專(zhuān)利持有人的許可提議是否確實(shí)符合FRAND要求的情況下頒發(fā)禁令。

實(shí)施者必須明確無(wú)條件地聲明其意愿。FCJ（2020年5月5日的判決，案卷號(hào)KZR 36/17，F(xiàn)RAND-Einwand）明確遵循甚至引用了英格蘭和威爾士高等法院在2017年4月5日的Unwired Planet訴華為案（[2017] EWHC 711 [Pat]）判決中的做法，根據(jù)該判決，“一個(gè)自愿的被許可人必須是一個(gè)愿意按照事實(shí)上是FRAND的任何條款獲得FRAND許可的人。”威爾士高等法院認(rèn)為，實(shí)施者如果不作出明確承諾的回應(yīng)，其結(jié)果將喪失FRAND辯護(hù)權(quán)。例如，實(shí)施者不能只是作出積極反應(yīng)并同意“考慮”有關(guān)許可協(xié)定——它必須聲明自己的意愿（即，不提及其供應(yīng)商授予許可的意愿）。

實(shí)施者的回應(yīng)不必包含許可條款和條件的細(xì)節(jié)。若進(jìn)一步細(xì)節(jié)被視為制約實(shí)施者以“事實(shí)上是FRAND的任何條款”獲得許可的意愿，那么這些細(xì)節(jié)甚至可能是有風(fēng)險(xiǎn)的。例如，實(shí)施者可能不會(huì)在法院對(duì)專(zhuān)利有效性作出積極判決的條件下表示愿意獲得許可。不過(guò)，實(shí)施者可以保留質(zhì)疑專(zhuān)利有效性的權(quán)利。實(shí)施者還可以辯稱(chēng)專(zhuān)利沒(méi)有被使用，例如，因?yàn)樵搶?zhuān)利實(shí)際上對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)并不必要，而不會(huì)失去FRAND辯護(hù)（這可能確實(shí)經(jīng)常是辯護(hù)策略的一部分），只要實(shí)施者愿意按照FRAND條款獲得許可是明確和無(wú)條件的。

雖然FCJ沒(méi)有確定許可談判的時(shí)間表，但強(qiáng)調(diào)實(shí)施者必須在沒(méi)有不當(dāng)拖延的情況下作出回應(yīng)。如果實(shí)施者等了1年才對(duì)侵權(quán)通知作出回應(yīng)，則FCJ會(huì)認(rèn)定實(shí)施者存在不當(dāng)拖延行為。下級(jí)法院曾多次認(rèn)定，在2個(gè)月后才對(duì)許可要約作出回應(yīng)為時(shí)已晚；但在一個(gè)涉及多項(xiàng)專(zhuān)利和由SEP持有人提供17項(xiàng)權(quán)利主張表的案件中，即使是4個(gè)月也被接受了。實(shí)施者應(yīng)注意，SEP持有人不必在侵權(quán)通知中設(shè)定答復(fù)期限，但可以保持沉默，并在實(shí)施者未及時(shí)答復(fù)的情況下提起侵權(quán)訴訟。

關(guān)于在與SEP持有者談判期間實(shí)施者是否可以自由申請(qǐng)針對(duì)外國(guó)SEP持有者的反訴禁令（前提是該國(guó)法律允許這種禁令，而德國(guó)法律不允許），而不被視為非自愿被許可人這一問(wèn)題，德國(guó)法院存在分歧。慕尼黑地方法院認(rèn)為，申請(qǐng)反訴禁令的實(shí)施者將被視為非自愿被許可人，從而失去FRAND抗辯權(quán)（2021年2月25日的判決，案卷號(hào)7 O 14276/20）。但杜塞爾多夫地區(qū)法院認(rèn)為，只要實(shí)施者明確表示愿意無(wú)條件獲得許可，并認(rèn)真努力按照FRAND條款獲得許可，申請(qǐng)反訴禁令并不妨礙FRAND抗辯的成功率（2021年12月21日判決，案卷號(hào)4c O 42/20）。

3、SEP持有人：許可協(xié)議要約

在收到實(shí)施者關(guān)于愿意簽訂許可協(xié)議的聲明后（并以實(shí)施者的持續(xù)意愿為前提），SEP持有人必須根據(jù)FRAND條款提交許可協(xié)議的具體書(shū)面要約。該要約必須特別說(shuō)明特許使用費(fèi)的數(shù)額和計(jì)算方法。

SEP持有人不必將其首份要約作為最終要約。如果該要約是一份認(rèn)真初步要約，有待進(jìn)一步談判，就足夠了。這是因?yàn)镕RAND要求被理解為一個(gè)為達(dá)成許可協(xié)議而持續(xù)相互承諾的過(guò)程，而不是一個(gè)要求SEP持有人立即按照FRAND條款提出許可協(xié)議，實(shí)施者無(wú)需進(jìn)一步談判或修改即可接受的單一階段過(guò)程。

德國(guó)法院不要求SEP持有人只為單個(gè)SEP提供許可。SEP持有人可以自由提供組合許可，但實(shí)施者無(wú)須為以下專(zhuān)利支付專(zhuān)利使用費(fèi)：（1）非標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利；或（2）實(shí)際未使用的專(zhuān)利（例如，在標(biāo)準(zhǔn)中可選擇使用而未實(shí)施的專(zhuān)利）。如果被告在全球范圍內(nèi)提供標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)品，被告甚至需要就原告的整個(gè)SEP組合獲得全球組合許可。至于組合許可是否必須包括調(diào)整條款以應(yīng)對(duì)一個(gè)或多個(gè)SEP隨后可能廢除或失效的情況，德國(guó)法院在討論和判決時(shí)一直存在爭(zhēng)議。

專(zhuān)利組合可能包括實(shí)施方（或其供應(yīng)商）已經(jīng)持有許可的專(zhuān)利（例如，與專(zhuān)利池成員簽訂了雙邊許可協(xié)議）。這種雙重許可本身并不妨礙達(dá)成專(zhuān)利池許可協(xié)議，但許可協(xié)議必須包括避免雙重收費(fèi)的條款（如調(diào)節(jié)條款），特別是在已經(jīng)獲得許可的專(zhuān)利數(shù)量并非微不足道的情況下。避免雙重收費(fèi)的程序必須事先確定，并由SEP持有人向?qū)嵤┱呙鞔_告知其客觀依據(jù)。

德國(guó)法院通常不會(huì)在特定案件中計(jì)算具體的FRAND費(fèi)率，而是根據(jù)雙方提供的論據(jù)，將司法審查限制在要約是否明顯不可接受（即違反誠(chéng)信原則）的問(wèn)題上。

不同的許可費(fèi)率（例如，交叉費(fèi)率會(huì)導(dǎo)致較低營(yíng)業(yè)額的公司要支付較高的費(fèi)率，或?qū)Υ笮偷脑S可專(zhuān)利池給予批量折扣），在客觀合理的情況下，仍然可以屬于FRAND范疇。德國(guó)法院甚至受理了SEP持有人可以給予“早鳥(niǎo)折扣”的案件，即在推出新的許可計(jì)劃時(shí)降低第一個(gè)被許可人的許可費(fèi)率。

如果實(shí)施者設(shè)法表明其愿意持續(xù)無(wú)條件地接受FRAND許可，而SEP持有者繼續(xù)堅(jiān)持自己的許可提議，則SEP持有者有責(zé)任證明其提議的許可費(fèi)率和進(jìn)一步條款確實(shí)是FRAND的。SEP持有者可以通過(guò)提供可比較的許可協(xié)議來(lái)履行這一責(zé)任，德國(guó)法院通常認(rèn)為這些協(xié)議所提供的許可條款確實(shí)是FRAND的有力證明。這種指示性效應(yīng)適用于許可費(fèi)率以及其他合同條款（受許可的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、許可區(qū)域等）。要想成功地應(yīng)對(duì)這種指示性效應(yīng)，實(shí)施者必須證明，可比較的許可協(xié)議不符合FRAND的要求，例如，它是占支配地位的SEP持有者施加不當(dāng)壓力的結(jié)果。

實(shí)施者可以要求SEP持有人提供其許可概念和信息（只要SEP實(shí)施者不能自由獲取或已經(jīng)獲得這些信息），涉及是否已經(jīng)在時(shí)間和內(nèi)容方面達(dá)成了類(lèi)似的許可協(xié)議，如果是，內(nèi)容是什么。這適用于較早簽訂的合同，即使投資組合已經(jīng)轉(zhuǎn)讓。

如果SEP持有人提出要求，交流機(jī)密信息可能需要簽訂保密協(xié)議（NDA）。關(guān)于在法庭程序中交換機(jī)密信息的問(wèn)題，德國(guó)立法者最近對(duì)《專(zhuān)利法》進(jìn)行了修訂，增加了有關(guān)保密的規(guī)定。根據(jù)這些新規(guī)則，法院可將與第三方簽訂的SEP許可協(xié)議的內(nèi)容等信息列為機(jī)密信息，并對(duì)通過(guò)法院程序獲得此類(lèi)機(jī)密信息的當(dāng)事人和其他人規(guī)定保密義務(wù)。

4、SEP實(shí)施者：接受要約或提出反要約

實(shí)施者必須根據(jù)該領(lǐng)域公認(rèn)的商業(yè)慣例，真誠(chéng)地對(duì)SEP持有人的FRAND要約作出認(rèn)真回應(yīng)。同樣，對(duì)實(shí)施者也沒(méi)有“放之四海而皆準(zhǔn)”的定義或規(guī)則。

最重要的是，實(shí)施者不得采取拖延戰(zhàn)術(shù)——盡管關(guān)于實(shí)施方的回應(yīng)何時(shí)被視為拖延戰(zhàn)術(shù)的具體細(xì)節(jié)仍有待個(gè)案討論。深入談判與拖延戰(zhàn)術(shù)之間的界限往往很難劃清，因此這方面的法庭案件很多，上訴判決往往與下級(jí)法院的認(rèn)定相左。

例如，在實(shí)施者要求SEP持有者提供專(zhuān)利組合中附加專(zhuān)利可能被侵權(quán)的詳細(xì)情況時(shí)，F(xiàn)CJ就推定它采取了拖延戰(zhàn)術(shù)，盡管實(shí)施者宣布在收到這些進(jìn)一步的詳細(xì)信息后將修改其要約內(nèi)容（2020年5月5日的判決，案卷號(hào)KZR 36/17，F(xiàn)RAND-Einwand）。根據(jù)FCJ的意見(jiàn)，除了侵權(quán)通知的要求之外，SEP持有人無(wú)需提供有關(guān)被控侵權(quán)的詳細(xì)技術(shù)或法律信息，實(shí)施者應(yīng)自行評(píng)估并尋求這方面的技術(shù)或法律建議。

實(shí)施者必須認(rèn)真回應(yīng)，并告知SEP持有者其認(rèn)為要約不可接受的原因。根據(jù)FCJ的規(guī)定，即使在SEP持有人的要約明顯不可接受的情況下，實(shí)施者也不得保持沉默，而必須告知SEP持有人其認(rèn)為要約明顯不可接受的原因。與此相反，德國(guó)下級(jí)法院曾認(rèn)為，實(shí)施者沒(méi)有義務(wù)對(duì)明顯不可接受的要約作出回應(yīng)，理由是這種要約表明SEP持有者實(shí)際上并不愿意按照FRAND條件授予許可。由于這一門(mén)檻非常高，而且法院關(guān)于要約的分析可能無(wú)法被可靠預(yù)測(cè)，因此，無(wú)論如何，實(shí)施者通常最好還是對(duì)SEP持有人的要約作出認(rèn)真、詳細(xì)的答復(fù)。

如果實(shí)施者不接受SEP持有者的要約，則必須立即提交一份符合FRAND條款的具體對(duì)應(yīng)的反要約，并將實(shí)際實(shí)施的專(zhuān)利包括在內(nèi)。根據(jù)這些要求，反要約的內(nèi)容和時(shí)間方面可能更加有限。為避免反要約的許可費(fèi)率存在日后被認(rèn)定為不屬合FRAND的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施者可以保留開(kāi)放費(fèi)率，由SEP持有者合理行使自由裁量權(quán)（《德國(guó)民法典》第315條3款）。同樣，實(shí)施者也可以保留主張專(zhuān)利無(wú)效或非標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利、或者被許可專(zhuān)利不侵權(quán)的權(quán)利。

如果實(shí)施者拒絕SEP持有者的要約，實(shí)施者必須立即就SEP過(guò)去的使用情況作出說(shuō)明，并為過(guò)去的專(zhuān)利使用費(fèi)提供適當(dāng)?shù)膿?dān)保（如銀行擔(dān)保或銀行存款）。該擔(dān)保必須反映出從首次使用到預(yù)期獲得可臨時(shí)執(zhí)行的初審判決這段時(shí)間內(nèi)SEP的使用情況。

展望

對(duì)近期德國(guó)判例法的介紹性概述強(qiáng)調(diào)，德國(guó)SEP案件的法律框架仍在不斷變化。迄今為止，德國(guó)法院一直在回避FRAND條款基準(zhǔn)的制定，而主要集中于適用和完善CJEU在華為訴中興案中確立的談判框架。這導(dǎo)致出現(xiàn)了大量判例法，為FRAND談判提供了復(fù)雜的指導(dǎo)。然而，如何確定許可條件是否屬于FRAND，以及SEP持有人是否必須向任何實(shí)施者授予許可，還是只能選擇許可復(fù)雜價(jià)值鏈中的某一特定等級(jí)，仍有待法院給出答案。鑒于德國(guó)關(guān)于SEP/FRAND判例在不斷演變，對(duì)于SEP從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，密切關(guān)注當(dāng)前的發(fā)展態(tài)勢(shì)至關(guān)重要。與此同時(shí)，關(guān)注要點(diǎn)也很重要。（編譯自www.lexology.com）