在法院就本杰明摩爾公司（Benjamin Moore）一案作出判決之后，加拿大專利上訴委員會在近期審議了有關計算機實施發(fā)明的可專利性。盡管涉案申請最初遭到了專利審查員的駁回，但是申請人表示其用于采購汽車燃料的系統具有實際應用性，并提交了兩組新的權利要求。上訴委員會也同意原始的權利要求書是不能獲得專利保護的，不過該機構認為后續(xù)的修改足以滿足這一主題的物質性要求（physicality requirement）。

背景概述

主題為“電子數量采購系統”的第2634266號加拿大專利申請涉及一種電子數量采購系統。用戶能夠使用該系統在進行采購時以鎖定的價格購買一定數量的汽車燃料。這筆金額可以作為積分添加到“儲備賬戶”中，而用戶未來也能在與其首次采購的地點相同或者不相同的分銷網點進行兌換。同時，用戶還可以將他們一部分或者全部的儲備積分轉移到另一位用戶的賬戶中。

專利審查員最初駁回了這件申請，理由是缺乏顯著性以及缺少可專利客體。申請人就此提出了上訴，認為該發(fā)明具有實際應用性，并且要求獲得保護的客體包含有助于形成發(fā)明物理特性的物質性元素及組件。作為上訴程序的一部分，申請人提交了新的權利要求書。

可專利性客體

如上文所述，加拿大聯邦法院在本杰明摩爾一案中駁回了加拿大知識產權局（CIPO）使用“問題解決型（problem-solution）”方法來評估計算機實施發(fā)明是否是可專利性客體的做法，并指示審查員采取下列測試方法：有目的地對權利要求進行解釋；詢問被解釋的權利要求作為一個整體是否只含有單純的科學原理或者抽象定理，或者其是否涉及采用了科學原理或抽象定理的實際應用；以及如果被解釋的權利要求涉及實際應用，那么就要針對諸如法定類別、司法排除、新穎性、顯著性以及實用性等的可專利性標準對上述權利要求進行評估。

聯邦上訴法院隨后公布了其上訴裁決結果，并認為該測試與亞馬遜（Amazon）一案所適用的測試方法相違背，并將案件發(fā)回到審查員手中進行重申。雖然聯邦上訴法院拒絕就計算機實施發(fā)明的可專利性提供任何進一步的說明，但該法院實際上已經確認了加拿大司法部長起訴亞馬遜一案中所使用的測試方法依然對本案中所要求的可專利性客體具有約束力。

對此，聯邦上訴法院指出：“由于抽象概念并不能獲得專利保護，因此在‘發(fā)明’的定義中隱含著這樣一層意思，即可專利性客體必須是存在于物理層面上的事物，或者可表現出一種可識別出來的效果或變化的事物。但是，如果有人認為僅通過讓要求獲得保護的發(fā)明具有實際應用性就可以滿足這一物質性要求的話，那么我對此是持有不同意見的。”

專利上訴委員會的決定

專利上訴委員會首先審議了已經歸檔的原始權利要求，并將此案與另外一起涉及斯倫貝謝公司（Schlumberger）的案件相提并論。在斯倫貝謝一案中，涉案專利涉及一種使用根據數學公式編程的計算機來收集、記錄和分析地震數據的方法。其中，發(fā)明唯一具有新穎性的地方就在于這個數學公式，但該公式又不是可專利性客體。盡管使用物理工具（即計算機）令數學公式具有了實際應用性，但這還不足以拯救這份權利要求書。

同樣地，在本案中，專利上訴委員會認定第2634266號專利的原始權利要求并不符合相關的物質性要求。專利說明書也沒有提示主張獲得保護的計算機元件（即數據庫、網絡服務器、客戶端計算機、銷售點設備）就代表著“計算機的典型組件”以外的任何事物，或者它們執(zhí)行的操作超出了計算機的操作范圍。

申請人辯稱，“兌換”一定數量的汽車燃料可被理解成在加油站分配一定數量的實物燃料，并動用用戶的儲備賬戶。專利上訴委員會駁回了這一論點，認為對于該專利的描述只是提到了一次燃料泵送，并沒有披露有關零售加油站的任何細節(jié)。因此，根據申請所披露的內容，技術人員并不會將“兌換燃料”一詞理解成為在加油站以物理的形式來泵送燃料。

隨后，專利上訴委員會審議了由申請人提交的兩組新權利要求。其中一組權利要求對權利要求一增加下列限制：“通過泵送動作，在零售服務站兌換；物理發(fā)動機燃料的單位的數量”。

這些修正的地方明確指出要求獲得保護的、用于兌換余額的一部分的方法是基于在服務站泵送燃料這個動作。在對修訂后的權利要求進行審查之后，專利上訴委員會得出了如下結論，即上述權利要求將會滿足相關的物質性要求，并將因此指向可獲得專利保護的客體。

結語

基于本杰明摩爾一案在此前確立的原則，本案為涉及計算機實施發(fā)明的專利申請?zhí)峁┝烁嗟拇_定性。專利所有人在撰寫權利要求書時應該考慮到相關的物質性要求。僅具有實際應用性的軟件不足以達到有關物質性的門檻，專利所有人應該確保發(fā)明的說明書或者實施例明確地描述了物質性元素。（編譯自www.mondaq.com）