2023年8月17日，聯邦法院就加拿大天使護理有限公司（Angelcare Canada Inc.）等機構起訴美國滿趣健有限公司（Munchkin Inc.）一案作出了判決，認為原告有權獲得某些專利侵權補救措施。2022年4月20日，法院曾作出過另一項判決，即被告滿趣健以及滿趣健嬰兒加拿大有限公司（Munchkin Baby Canada Ltd）侵犯了原告所擁有的、以“Diaper Genie”品牌名稱進行銷售的尿布處理系統的多項有效專利。

此次判決結果表明，權利所有人在侵權產品已經退出加拿大市場之后仍然有權獲得禁令救濟，而且他們在出現過多次公司重組以及涉案專利進行了轉讓與許可的情況下也能要求獲得相應的補救措施。此外，這一判決還明確了權利所有人可以獲得不同類型經濟補償的適用標準。

背景概述

作為原告，加拿大天使護理有限公司、Edgewell個人護理加拿大公司（Edgewell Personal Care Canada ULC）和Playtex產品有限責任公司（Playtex Products LLC.）完成了加拿大知名“Diaper Genie”尿布處理系統的商業化工作。這套系統涉及可重復使用的尿布桶以及包含由該系統使用的袋子的一次性補充材料。其中許多專利涵蓋了“Diaper Genie”系統，其包括桶、補充材料或它們的組合。原告曾一度擁有或被許可使用這些專利。

2012年，滿趣健開始銷售專門設計用來與“Diaper Genie”系統兼容的補充材料。隨著時間的流逝，滿趣健已經銷售了四代不同的補充材料，并最終將自己的尿布桶系統推向了市場。

加拿大聯邦法院作出了有利于原告的裁決，確認被告的前三個補充模型均符合原告所主張的多項索賠要求，并且在考慮到原告與被告的尿布桶時，所有四個補充模型都符合其余的指控。

不過，對于原告能否獲得補救措施這個問題來講，被告滿趣健就向其前三代補充材料發出禁令的決定提出了異議，理由是該公司已經在加拿大停止了相應的生產活動。此外，滿趣健還表示其并不認為原告有權在損害賠償和會計利潤之間進行選擇（以及一些懲罰性的賠償），并有資格獲得相應的補救措施。

2023年8月17日，聯邦法院裁定，原告有權獲得針對滿趣健前三種補充模型的禁令救濟，并在會計利潤和損害賠償之間做出選擇。

主要發現

獲得禁令救濟的權利

法院重申，根據《專利法》第57條的規定，永久禁令是一種自然補救措施。因此，除非當事人能夠根據衡平法給出任何理由，否則相關機構應該批準此類請求。在本案中，法院認為，根據衡平法的規定，他們找不到不批準上述禁令請求的理由。法院給出的結論是，“當前沒有侵權行為”并不能支持被告的觀點。相反，這對于被告而言是不利的。被告表示，由于其無意在加拿大對涉案產品進行商業化，因此一直到專利到期之前他們都不應該擔心法院會發出禁令。最終，法院強調，與對此前發生的侵權行為提供的經濟補償不同的是，禁令具有一定的“前瞻性”，可用于防止在未來發生侵權活動的風險。舉例來講，如果被告繼續在加拿大開展侵權活動的話，那么原告就能夠以“蔑視法庭”的理由提出指控。

對利潤進行會計核算的權利

原告請求在損害（即他們因侵權而蒙受的損失）和利潤（即被告因侵權行為而賺取的利潤）之間做出選擇。

在對案件進行審查之后，法院重申，利潤核算是一種衡平法下的補救措施，勝訴方并非自動有權獲得。然而，在缺少令人信服的理由的情況下，例如缺乏“干凈的手（clean hands）”、原告在起訴程序中出現了不適當的拖延行為等，法院不應拒絕這一選擇。

在本案中，被告關注的重點主要是處理利潤核算的復雜性。盡管法院也認為這件事確實比較復雜（涉及6件專利、117項權利要求、四代不同的尿布卷、尿布卷和尿布桶的多種組合等），但是其依然給出了下列結論，即這種復雜性不會對利潤核算帶來任何困難。換句話來講，法院并不認為專利所有人主張多件專利權利的行為（特別是在原告已經勝訴的情況下）會被看成是不當行為，并因此難以選擇進行利潤核算。

在此基礎上，法院裁定原告有權在利潤和損害賠償之間做出選擇。

原告的權利

原告經歷了多次公司重組和收購。多年以來，他們直接或者通過前身機構以及相互合作的方式實施了涉案專利發明。鑒于這些情況，被告辯稱，其中某些原告在不同的時期沒有資格獲得補救。法院沒有接受這一觀點，并認為所有的原告，無論是作為專利所有人還是根據專利所有人提出指控的一方，都有權在所有相關的期限內獲得補救措施。

法院作出上述判決的依據是《專利法》的第55條。該條款規定，專利所有人以及“基于專利所有人的訴訟方”都可以就侵權行為尋求獲得相應的補救措施。在參考其他的判例時，法院認為需要從更加廣義的角度來對“基于專利所有人的訴訟方”作出解釋。換言之，這應該指代的是那些從專利所有人處獲得使用專利發明的權利的任何人，無論其使用了何種技術手段以及使用的程度如何。

根據這些調查結果，法院認為，全部原告都有權在所有相關的時期內作為專利所有人或基于專利所有人的訴訟方獲得補救措施，因為原告在不同的時期中都是所主張專利的所有人或者被許可人。此外，法院還確認，“許可并不總是以書面形式出現”這一事實并不妨礙被許可人被視為“基于專利所有人的訴訟方”，因為相關的法律并沒有對所謂的書面文書提出要求。在本案中，法院指出，三名原告的業務關系讓他們為了實現共同目標而共同付出了努力，其中就包括實施所主張的專利，而且他們在訴訟中也是由相同的律師代理的。

結束語

在本案的判決中，聯邦法院明確且準確地重申了在評估補救措施權利時需要考慮到的因素，其中包括針對已停產或前幾代侵權產品申請禁令救濟的權利，在各種類型的經濟賠償之間進行選擇的權利，以及在復雜的公司重組和商業活動背景下的不同權利持有人的地位。該判決有助于進一步加強專利所有人的權利。（編譯自www.mondaq.com）