做出虛假或者不完整的披露可能會付出高昂的代價。這是德里高等法院在近期所作裁決帶給人們的啟示。作為全球的科技巨頭，谷歌公司（Google）不僅會因難以滿足可專利性條件而不得不放棄自己的專利申請，同時還會因未能提供與該申請有關的外國申請文件的完整和正確的信息而支付罰款。

背景概述

谷歌早在2007年就提交了一項專利申請，主題為“在多個設備上管理即時消息會話”。這是一份要求在印度獲得優先權的PCT國家階段申請。2017年，印度的專利主審查長（Controller of Patents）駁回了這件申請，理由是其未能滿足有關新穎性和創造性的要求。谷歌隨即就此提出了上訴。

缺乏創造性

在于2024年4月2日就谷歌起訴CGPDTM的案件作出裁決之前，德里高等法院曾向副專利審查長尋求了幫助，后者就涉及可專利性的技術性問題提供了指導。在收到指導意見之后，法院指出，這種使用用戶定義的設置來發送會話的靈活性早已存在于現有技術之中，而涉案專利也只是提供了這種設置的具體實施例。因此，法院認為，這件專利申請缺少創造性，不能獲得保護。

申請人的所作所為

更重要的是，法院還深入調查了申請人在披露對應外國申請時的行為。在這里，人們需要了解一點相關的法律規定，即1970年《印度專利法》第8條的內容。根據該條款，在印度提交專利申請的申請人必須在表格3中提供“與在任何其他國家提交的、相同或者實質上相同的發明有關的信息”（詳見《印度專利法》第8條1款a目）。需要在表格3中提供的信息包括國家、申請編號、日期、狀態、公開日期和授權日期。這是一項具有強制性和持續性的要求，而且在提交相應的文件時還需要及時進行更新（詳見《印度專利法》第8條1款b目）。

一般來講，申請人會依靠相應的已授權申請來讓印度專利局（IPO）和法院作出有利于自己的裁決。

類似地，谷歌也表示，相應的專利申請已經在美國和加拿大獲得了授權。當法院詢問谷歌是否已向歐洲專利局（EPO）提交了相應的專利申請時，谷歌表示其已放棄了這件EPO申請。

作為被告，專利主審查長指出這些言論并不符合事實真相。主計長表示，谷歌的歐洲申請并沒有被放棄，事實上EPO在2015年就以發明缺少新穎性和創造性為由駁回了該申請。

谷歌曾試圖為自己提供更多的辯護意見，聲稱涉案專利已經在美國獲得了授權，并且美國方面在作出授權決定時也將EPO的審查意見通知書以及IPO的第一次審查報告納入了考量。因此，印度應該對美國的授權決定給予一點信任。

法院完全不贊同這一論點。在以涉案申請缺少創造性為由決定不授予專利的同時，法院還要求谷歌付出更多的代價以作為一種紀律警告，特別是針對谷歌未能遵守《印度專利法》第8條規定的行為。法院作出讓谷歌支付罰款的決定主要是基于下列3個理由：谷歌在其提交的材料中表示是自己放棄了這件EPO申請；該歐洲申請包含了兩件申請（還包括一件分案申請），而非一件；上述兩件申請都因為缺少創造性而遭到了駁回。換句話來講，谷歌不僅向法院提交了錯誤的事實材料，同時也沒有披露任何有關其歐洲專利遭到駁回以及向專利局提交分案申請的信息。因此，法院駁回了上訴請求，并要求谷歌支付10萬盧比的費用。

修訂后的第8條內容

根據此前的要求，在提交申請時，申請人需要時不時地提供有關相應申請狀態的最新信息。然而，印度已經在2024年修訂了該國的《專利條例》。目前，這種“時不時地更新表格3”的要求已經被撤銷掉。取而代之的是，申請人必須要在收到第一次審查報告之日起的3個月內提供含有最新信息的表格3。此外，主審查長還須要使用可訪問且可用的數據庫來評估與在外國司法管轄區中提交的申請有關的信息，而且主審查長也可以命令申請人在此之后提供新的表格3。

關鍵要點

此次的判決結果為人們帶來了多種啟示。一方面，就印度專利制度中人盡皆知的冗長審查程序來講，這起案件并算不上一次很好的展示窗口。不過，盡管如此，德里高等法院在接手案件之后迅速開展了審理工作，這一點是值得稱贊的。

另一方面，該案是貫徹法治精神的一個優秀范例。無論專利申請人擁有何種地位，只要其不遵守相關的程序，印度的法院都不會讓該公司逍遙法外。《印度專利法》已經對外國申請作出了清晰易懂的規定，即申請人必須持續地提供有關相應外國專利申請的信息（這包括申請的真實狀態等）。由于谷歌沒有披露EPO申請的準確狀態以及向EPO提交的對應分案申請的詳細信息，因此該公司的行為顯然已經違反了第8條中有關強制公開的要求。此外，在被要求提供此類信息時，谷歌也未能準確說明上述EPO申請已遭到駁回，而是謊稱自己放棄了該申請，此舉也構成了違法行為。

通常，違反第8條的規定就可以成為撤銷專利申請的依據。不過，由于這并不屬于撤銷情形，同時要求獲得保護的發明也無法獲得專利，因此法院僅對谷歌處以了罰款。可以這樣講，盡管罰款的數額相對較小，但其中體現的原則以及判例是極其重要的，因為這對申請人發出了一個明確的警告，即其需要提供有關相應外國申請的真實且透明的信息。

雖然在2024年完成修訂工作的《專利條例》進一步放寬了提交相應申請最新狀態信息的時限，但有關申請人提交正確信息的義務的規定是保持不變的。事實上，修正后的條例甚至還強化了這一要求。目前，該修正案要求印度的專利審查員要使用現有的數據庫來主動查閱和檢驗外國申請。考慮到人們可以輕易地查閱到和驗證來自其他專利局與法院的文件和判決結果，因此申請人如果還在利用不完整或者虛假的文件來公然違法的話，那么這就有些自以為是了。（編譯自www.mondaq.com）