美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）于2024年6月11日部分確認并部分推翻了美國聯邦地區法院對一起涉嫌商業秘密盜用案的判決。

2014年，專業生產臨床儀器的Alifax公司（“Alifax”）根據《羅得島州統一商業秘密法》（RIUTSA），以商業秘密盜用為由，對從事同類臨床研發領域業務的Alcor科研公司（“Alcor”）提起訴訟。多年來，Alifax一直生產用于測定人體血樣紅細胞沉降率（ESR）的自動化機器。在訴訟之前，一名Alifax子公司的員工辭職并開始為Alcor科研公司工作。在他入職的一年內，Alcor開始供應一種新型ESR設備，其分析能力與Alifax設備類似。

在審判之前，商業秘密盜用賠償案被分為兩個獨立的階段——責任階段和損害賠償階段。Alifax在案件中提出了兩項商業秘密：

一項是轉換算法商業秘密，包括“有關光度測量轉換的部分計算機程序源代碼，其中包含4個特定轉換常數的源代碼”。

另一項是所謂的信號采集商業秘密，涉及“Alifax的設備通過信號采集來收集ESR相關原始數據的過程”。

在控告會議上，法院從第二項商業秘密中刪除了“采集”，理由是除了轉換算法之外，沒有任何書面證據表明該設備中存在商業秘密。面對Alifax的反對，這實際上取消了第二項商業秘密賠償主張。陪審團認為，Alifax充分證明了存在與轉換算法有關的商業秘密，Alcor盜用了這項商業秘密。因此，判決賠償Alifax 650萬美元。

作為回應，Alcor向法院提出了多個問題。在損害賠償審理階段之前，法院排除了Alifax的專家證人就商業秘密盜用的損害賠償發表意見的可能性，而是將其限定為以Alcor收入和成本為基礎的簡要事實證人。不久后，法院批準對Alcor的責任和損害賠償兩個階段進行重新審理，理由是陪審團的裁決與證據的明顯權重相悖，而且專家證人的行為超出了簡要事實證人的范圍，并分別對Alcor造成了不公平的偏判。法院在其指令中明確要求，在重新審理中不允許提供新的證據或證人，基于所謂信號收集的最初論據將被排除，Alcor無權享有專利和版權侵權賠償相關的律師費，因為這些賠償最終被撤銷或排除在此案之外。最后，法院排除了Alifax要求賠償損失的可能性。在駁回商業秘密賠償并對所有其他訴求作出最終判決后，Alifax就多個問題提出上訴。

CAFC裁決

在由巡回法官坎寧安（Cunningham）撰寫的一份意見書中，CAFC首先認為地區法院在責任階段將所謂信號收集商業秘密排除在陪審團審理范圍之外并無不當。在確認地區法院的裁決時，法院認為Alifax未能履行證明RIUTSA規定下所謂商業秘密的存在和范圍所需的舉證責任。聯邦巡回法院的意見援引IDX系統公司訴Epic系統公司一案解釋道：“原告必須做的不僅僅是確定一種技術，然后請法院從細節中尋找符合法定定義的事項?！?/p>

因此，Alifax未能提供“足夠的細節”來證明其訴求的每個法定要素——關于其商業秘密是“如何從血液樣本中獲取光度信號”的論點僅表明了目的，而非細節。因此，CAFC認為該商業秘密的范圍仍然過于模糊，理由是“陪審團無法區分哪些方面為業界所知，哪些方面不為業界所知”。

接下來，CAFC認為地區法院濫用了其自由裁量權，對轉換算法商業秘密的責任問題進行了重新審判。地區法院最初裁定，轉換算法無法在非Alifax的設備中產生準確的結果，因此維護該商業秘密沒有經濟價值。上訴法院認為，這是對RIUTSA的錯誤理解。RIUTSA并不只要求使用價值，如果商業秘密是通過不正當手段獲得的，那么就滿足了其他條件，符合要求。由于地區法院在解釋RIUTSA時沒有考慮商業秘密是否通過不正當手段獲得，因此法院在批準重新審判時濫用了自由裁量權。

上訴法院維持了地區法院在損害賠償階段的裁決，以及在重新審理中將信號收集商業秘密排除在外的裁決。CAFC認同Alifax的專家證人超出了簡易證人的范圍，用“反映了其財務和會計專業知識的應用”的有偏見的方式作證。它還認同地區法院“恰當且結論性地解決了”圍繞主張的信號收集商業秘密是否屬于RIUTSA的可訴請求問題。

最后，CAFC的意見認為，地區法院將Alifax尋求補償性賠償排除在外的做法是錯誤的。最初的裁決是基于地區法院的推定，即Alifax的專家證人證詞（被認定違反第1006條規則）對于計算補償性賠償至關重要。然而，Alifax對此進行了澄清，表示將另派一人作為簡易證人提供相同的證據。由于這個新人不會作為專家行事，因此不會違反規則。因此，地區法院在排除Alifax要求損害賠償的權利時濫用了其自由裁量權。

最終，聯邦上訴法院推翻了地區法院關于轉換算法商業秘密責任的重審判決，并命令法院恢復陪審團在這一點上的裁決；推翻了禁止Alifax就補償性賠償提交證據和證人的決定，并發回重審；維持了地區法院在所有其他方面的判決。（編譯自ipwatchdog.com）