2024年10月24日，美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）作出了一項先例判決，撤銷了地區法院對聯想“禁訴令（Antisuit Injunction）”請求的駁回決定。愛立信一直在執行巴西和哥倫比亞法院就5G標準必要專利對聯想發布的初步禁令。而聯想則試圖通過在美國法院對愛立信提起反訴，以使初步禁令無效。

地方法院根據微軟案的決定性要求駁回禁訴令

愛立信在巴西和哥倫比亞起訴聯想，并獲得了針對聯想的在這些國家生效的5G SEP的禁令。2023年12月，聯想針對愛立信在北卡羅萊納東區聯邦地區法院的訴訟提出反訴，指控愛立信未能真誠地就SEP許可進行談判，從而未能履行其公平、合理和非歧視（FRAND）義務。

在提出反訴兩周后，聯想提出了針對愛立信的禁訴令請求。地區法院運用第九巡回法院2012年在微軟訴摩托羅拉案判決中的“三部分”分析框架，判定聯想在美國的侵權訴訟對南美的訴訟不具決定性，因此不符合微軟案測試的第一項門檻要求。

根據雙方在地區法院訴訟程序中都同意的微軟案框架，法院首先要看國內外案件中的當事人和問題是否相同，以及國內訴訟是否對要禁止的國外訴訟具有決定性作用。在這一門檻要求之后，法院會評估外國訴訟是否會：阻礙發布禁訴令的法院政策；存在無理取鬧或具有壓迫性；威脅到簽發法院的對物或準對物管轄權；或損害其他衡平考慮因素。

聯邦巡回法院在推理過程中首先回顧了微軟案的事實，該案與本上訴案一樣，都涉及受FRAND承諾約束的SEP。在微軟案中，微軟指控摩托羅拉違反了其SEP許可承諾，并請求阻止摩托羅拉執行德國SEP侵權訴訟所產生的禁令救濟。地區法院向微軟發出禁訴令后，第九巡回法院維持原判，認為地區法院對摩托羅拉許可義務所產生的合同問題裁定將決定德國禁令是否屬于摩托羅拉對合理許可條款的承諾范圍。

SEP持有人在申請禁令前必須遵守行為標準

聯邦巡回法院指出，微軟的任何行為都沒有要求美國訴訟必須獲得專利許可才能對外國禁令具有決定性作用。聯邦巡回法院指出，摩托羅拉在微軟案之后仍然可以自由地在國外提起訴訟，而不包括禁令救濟，聯邦巡回法院駁回了愛立信的論點，即整個國外訴訟必須由美國法院的裁決來解決，才能頒發禁訴令。

聯邦巡回法院進一步認定，本案符合微軟案的決定性要求。地區法院對愛立信是否遵守其FRAND義務的裁決將決定愛立信是否能夠根據這些義務尋求禁令救濟。盡管地區法院并未觸及合同解釋問題，但聯邦巡回法院認為解決該問題是恰當的，因為該問題已在上訴中進行了陳述，而且解決該問題有助于司法經濟原則。

如果FRAND承諾有任何實質意義，那么它就必須意味著，作出這種承諾的SEP持有人不能在沒有首先遵守某種行為標準的情況下就對其他標準實施者提起禁令訴訟。

愛立信辯稱，巴西或哥倫比亞法院應對歐洲電信標準協會（ETSI）5G標準下的FRAND義務的解釋問題作出裁決，但聯邦巡回法院認為，這更適合根據微軟案測試的第二或第三部分來考慮。盡管南美訴訟中的專利權獨立于美國案件中主張的專利權，但聯邦巡回法院指出，此次上訴涉及的是合同問題，而非專利權問題。

聯邦巡回法院在腳注中指出，這一判決不應被理解為愛立信沒有善意談判的結果，也不能排除聯想的替代理論。聯邦巡回法院將此案發回地區法院重審，以評估微軟案測試的其余部分，同時拒絕了聯想和愛立信關于在上訴中裁定禁訴令的請求。（編譯自ipwatchdog.com）