統一專利法院（Unified Patent Court，UPC）慕尼黑地方分院確認，該法院可以對其開始運作之日前五年內發生的專利侵權行為作出損害賠償裁決。

品誠梅森律師事務所的專利訴訟專家表示，該判決是UPC的最新裁決，將受到專利權人的歡迎——不僅在本案爭議的生命科學領域，而且在其他行業也是如此。

慕尼黑地方分院在支持美國醫療技術公司愛德華茲生命科學公司（Edwards）關于競爭對手Meril公司的經導管心臟瓣膜侵犯了其一項歐洲專利的訴訟請求時處理了損害賠償問題，該專利保護的是“由人工瓣膜和輸送導管組成的系統”。

慕尼黑地方分院發布了有利于愛德華茲的禁令，該禁令適用于UPC 18個參與國中的Meril所在的16個國家。Meril公司被勒令停止進一步侵權行為，召回并銷毀侵權商品，并向愛德華茲公司支付66萬歐元的初步賠償金。在Meril公司提出公共利益的論據后，禁令作出了一個例外規定，使某些在判決日（11月15日）已計劃植入患者體內的Meril器械得以繼續供應。

品誠梅森律師事務所的阿拉斯戴爾．麥克唐納（Alasdhair McDonald）稱：“慕尼黑地方分院認為，可以就UPC開始運行之前的行為尋求救濟，這意味著專利權人現在可以就已經持續多年的侵權行為提出索賠，但如果認為在單個國家提起訴訟成本效益不高，則可以只在UPC訴訟中提出索賠。這可能會使UPC接受更多的訴訟”。

同樣來自品誠梅森律師事務所的莎拉．泰勒（Sarah Taylor）補充道：“法院愿意將某些設備從禁令范圍中劃出，這表明法院愿意找到靈活務實的解決方案，在保護專利持有人權利的同時確保患者安全至上。”

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UPC于2023年6月1日開始運作。它對與統一專利以及未“選擇退出”統一專利法院管轄范圍的傳統歐洲專利的侵權和有效性有關的爭議擁有專屬管轄權。UPC由初審法院和上訴法院組成，初審法院分為地方、地區和中央分院。關于歐盟法律事務的解釋，可以參考歐洲法院。UPC系統僅對歐盟成員國開放，羅馬尼亞于2024年9月1日成為第18個參與國。

在慕尼黑地方分院的庭審中，Meril公司提出的理由之一是，UPC對2023年6月1日其生效日期之前實施的侵權行為沒有管轄權。然而，法院援引《UPC協議》（UPCA）第3（c）條和第32（1）（a）條的規定駁回了這一論點，《UPC協議》是使UPC生效的國際條約，歐盟國家必須批準該協議才能加入UPC體系。

慕尼黑地方分院表示：“UPC和成員國法院對歐洲專利的并行管轄權將在臨時階段結束后終止。隨后，UPC將對所有歐洲專利擁有專屬管轄權。成員國法院將不再擁有這方面的管轄權。如果Meril的論點被接受，這將意味著任何法院，無論是UPC法院還是成員國法院，都無權對2023年6月1日之前實施的侵權行為的損害賠償請求進行裁決。即使考慮到訴訟時效，這也是不可行的。因為只有在被告及時提出的情況下，才適用訴訟時效。”

在本案中，愛德華茲公司最初申請的禁令適用于16個UPC國家——即羅馬尼亞加入UPC之前參與UPC體系的17個國家中的16個。愛德華茲公司特別將馬耳他排除在禁令范圍之外，因為該專利并未在該國生效。但是，愛德華茲公司隨后詢問是否可以修改其訴訟請求，將羅馬尼亞納入禁令范圍。慕尼黑地方分院駁回了該申請。

慕尼黑地方分院稱，愛德華茲公司本應在9月24日口頭聽證之前提出修改請求，但它未能證明已在羅馬尼亞支付了專利續展費，也未能證明專利在羅馬尼亞有效。

麥克唐納表示：“對于未來希望在UPC的侵權或撤銷程序中補充管轄權請求的當事人來說，他們應確保盡快這樣做——例如，如果愛爾蘭之后批準了UPC，則應在批準后盡快請求添加愛爾蘭——作為侵權程序的一部分，專利權人還應確保專利在相關國家的在線登記簿上顯示有效。”

慕尼黑地方分院駁回了Meril公司的論點，即以一種導管實施例未在德國銷售為理由，應將德國排除在禁令范圍之外。但法院認為，只要證明至少有一個UPC參與國存在實際或即將發生的侵權行為，就可以在所有締約成員國實施禁令救濟。

Meril公司認為愛德華茲公司要求的救濟不相稱——該公司聲稱嚴重心臟病患者面臨的風險意味著公共利益根本不允許頒發禁令，但這一論點基本上沒有成功。法院駁回了這一論點，但確認根據UPCA的規定，第三方利益（如公共利益）可以作為裁定禁令救濟的考慮因素。

慕尼黑分院認為，在考慮這些利益時，UPC將考慮被控侵權人向專利持有人尋求許可或啟動強制許可程序的可能性，如果被控侵權人已啟動此類程序，法院將考慮這方面的任何決定。

考慮到這一點，法院認為Meril公司已經向德國聯邦專利法院申請了強制許可。Meril之所以沒有獲得強制許可，是因為它被認為是“非自愿的被許可人”，因為它沒有為獲得強制許可做出足夠的努力，例如沒有滿足愛德華茲公司提出的獲取樣品和文件的合理要求。此外，在許可談判期間，Meril公司提出支付10萬歐元。法院認為，考慮到侵權訴訟的價值估計為800萬歐元，而一臺設備的市場價值為“五位數”，這一數額是不夠的，也是不合理的。

在此基礎上，慕尼黑地方分院認為，公共利益只適用于“直徑超過30毫米的瓣環假體”。法院進而承認，只有Meril公司出售此類產品，而且出于患者健康的考慮，“公眾對Meril公司的XL大小瓣膜假體有明確而迫切的需求”，法院認定，即使一方可能被視為非自愿的被許可人，但患者無法影響該方的行為，因此在此類案件中仍必須考慮公共利益，以確保患者不會因無法獲得產品而面臨嚴重后果。

此案是愛德華茲公司與Meril公司就心臟瓣膜置換權長期爭議的一部分。德國、荷蘭和英國等國家的法院都參與了這一訴訟。今年早些時候，Meril曾向UPC申請撤銷與本案有關的愛德華茲專利，但未獲批準。（編譯自pinsentmasons.com）